Підприємство уклало ліцензійний договір на використання торговельної марки. На цей час власник свідоцтва передав права на цю торговельну марку іншій юридичній особі.

Запитання : Чи є дійсними та обов'язковими умови ліцензійного договору, якщо строк дії цього договору ще не сплив?

Відповідь : Відповідно до ч. 2 ст. 1113 Цивільного кодексу України укладення договору про передання виключних майнових прав не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. Тобто, якщо підприємству було видано ліцензію на використання торговельної марки, то така ліцензія зберігає чинність після передання виключних майнових прав попереднім власником таких прав.

Іноземна фірма запропонувала підприємству укласти договір комерційної концесії, згідно з яким підприємство надаватиме послуги, використовуючи торговельну марку та технологію надання послуг, права на які належать цій фірмі.

Запитання : Які можливості надає договір комерційної концесії?

Відповідь : «Комерційна концесія» є відносно новим поняттям у цивільному праві України. В літературі це поняття ще зустрічається як «франчайзинг», «франшиза».

Згідно зі ст. 1115 Цивільного кодексу України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Такими правами (предметом договору) є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Тобто користувач отримує можливість здійснювати свою підприємницьку діяльність під вже відомими торговельною маркою, комерційним найменуванням з використанням новітніх технологій виготовлення товарів або надання послуг, використовуючи комерційний досвід та ділову репутацію правоволодільця.

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору у певній сфері цивільного обороту, із зазначенням або без зазначення певної території використання. Такі обмеження дозволяють правоволодільцю за межами обумовленої договором сфери діяльності (території) користувача використовувати комплекс виключних прав самостійно або укладати з іншими суб'єктами договори комерційної концесії.

Слід зазначити, що сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які на момент укладення договору є суб'єктами підприємницької діяльності .

Стаття 1121 Цивільного кодексу визначає такі обов'язки користувача за договором комерційної концесії:

— використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

— забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

— дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

— надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

— інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

— не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Тобто свою діяльність користувач зобов'язаний вести згідно з методами і процедурами, встановленими правоволодільцем.

В свою чергу правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також поінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Крім того, правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії, надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників та контролювати якість товарів або послуг, що виробляються (надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії. Правоволоділець надає допомогу користувачеві шляхом реклами, порад, рекомендацій тощо, адже він зацікавлений у тому, щоб якість товарів або послуг користувача була високою. Комерційна концесія сприяє розвитку ринку, оскільки стимулює створення нових підприємств, які виготовляють або продають високоякісні товари та надають послуги. Такі угоди вигідні як для правоволодільця, так і для користувача. Правоволоділець, зокрема має змогу без інвестування власного капіталу продавати свої товари або надавати послуги. А користувач має змогу швидше досягти успіху завдяки досвіду та допомозі правоволодільця і вистояти в конкурентній боротьбі на ринку.

Крім того, це вигідно і для споживача, адже він отримує якісні товари і послуги, завдяки взаємодії користувача і правоволодільця.

Класичним прикладом комерційної концесії, який наводиться в підручниках з інтелектуальної власності, є система ресторанів швидкого харчування «Мак-Дональдс».

Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі і підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.

Слід зазначити, що у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків.

У разі продовження чинності договору, користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати. Це положення статті 1128 Цивільного кодексу спрямоване на захист інтересів користувача, які повинен врахувати правоволоділець, приймаючи рішення змінити торговельну марку чи інше позначення, що є предметом договору комерційної концесії.

Запитання: З якою метою запроваджено право попереднього користувача для торговельних марок, адже Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такого положення не містить?

Відповідь : Дійсно, новацією, яку пропонує Цивільний кодекс України, є право попереднього користувача на торговельну марку. Статтею 500 кодексу передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон), який діє з 1994 року, не має положення щодо права попереднього користувача. Але не є секретом те, що з розвитком ринкових відносин в Україні почастішали прояви недобросовісної конкуренції, пов'язаної з незаконним використанням знаків. Глобалізація і лібералізація ринку значно підвищили конкурентну значущість торговельних марок, оскільки вони є інструментом поширення товарів на ринку. Відповідно до чинного нині Закону, знак реєструється на ім'я тієї особи, яка першою подала заявку на реєстрацію, а не тієї, яка першою почала цей знак використовувати. Користуючись цим деякі спритні підприємці почали реєструвати торговельні марки на своє ім'я і забороняти їх використання особам, які добросовісно використовували цю торговельну марку протягом значного періоду без державної реєстрації прав на неї. Особливо поширене таке явище в країнах, де законодавство має недоліки і право на торговельну марку виникає лише внаслідок реєстрації.

А як бути у випадку, коли підприємець здійснив значну і серйозну підготовку для використання торговельної марки, зокрема уклав договори на поставку товару (надання послуги) з торговельною маркою, провів рекламну кампанію, виробив та підготував для продажу товар з нанесеною торговельною маркою, яка може бути навіть невідокремлюваною від товару, затратив великі кошти? Крім того, внаслідок використання торговельна марка в відповідному секторі суспільства вже пов'язується з особою, яка її використовує. Споживач вирізняє її з-поміж інших торговельних марок. Тому з метою захисту прав осіб, які добросовісно використовували торговельну марку до подання заявки на її реєстрацію, Цивільним кодексом України і було запроваджено право попереднього користувача. Зважаючи на викладені міркування, застосування норми щодо права попереднього користувача благотворно вплине на відносини на ринку товарів і послуг.

Підприємство має намір запатентувати винахід в кількох іноземних державах. Перед фахівцями підприємства виникло питання вибору процедури патентування винаходу за кордоном.

Запитання: Які вигоди передбачає система патентування згідно з Договором про патентну кооперацію?

Відповідь: Звичайно, можна подати до патентних відомств тих країн, де маєте намір отримати правову охорону винаходу, звичайні національні заявки. Тоді заявка складається мовою, прийнятою у цих патентних відомствах, при цьому необхідно враховувати відмінності в процедурах, прийнятих у зазначених відомствах. Але можна скористатись і можливостями, які надає заявникам Договір про патентну кооперацію (РСТ), учасницею якого є Україна, і подати одну міжнародну заявку, зазначивши у ній країни, де передбачається патентування винаходу.

Що приваблює у цьому Договорі?

Договір про патентну кооперацію забезпечує таку основну перевагу: на базі подання лише однієї міжнародної заявки в одне відомство заявник отримує ефект подання відповідної національної заявки в кожне із зазначених відомств країн — учасниць Договору без надання перекладу цієї заявки на національну мову та без сплати національного мита. Немає потреби також сплачувати при цьому послуги патентних повірених. Заявнику не потрібно подавати національні заявки в кожній із країн, де він має намір отримати правову охорону винаходу. Варто зазначити, що вимоги до заявки, які передбачає Договір, максимально уніфіковані і подання правильно оформленої міжнародної заявки прирівнюється до подання правильно оформленої національної заявки в країнах — учасницях Договору. Ще однією перевагою є те, що національна процедура патентування і пов'язані з цим великі затрати заявника відкладаються на 30 місяців (в Україні на 31 місяць), порівняно з традиційною процедурою патентування. Тобто заявник має досить часу, щоб мати можливість краще вивчити ситуацію на ринку і визначити доцільність патентування заявки у певній країні. Після 18 місяців від дати пріоритету міжнародна заявка публікується Міжнародним бюро ВОІВ разом із звітом про пошук. Звіт надсилається заявнику і зазначеним відомствам. Крім того, заявник може звернутись до одного із органів міжнародної попередньої експертизи з клопотанням про проведення міжнародної попередньої експертизи. Наявність звітів про пошук та попередню експертизу дозволяє заявнику реально оцінити свої домагання, скоректувати їх, оцінити доцільність патентування, вибрати необхідні країни, а також отримати додатковий час, щоб підготувати матеріали до переходу на національну фазу. Ці переваги обумовили те, що система РСТ стала основною у світі при зарубіжному патентуванні, адже процедура патентування відповідно до Договору робить процес патентування більш економічним і ефективним. В Україні міжнародна заявка, як і звичайна національна, подається до Державного департаменту інтелектуальної власності на адресу ДП «Український інститут промислової власності». Про популярність системи РСТ говорить те, що станом на 15 січня 2004 року учасниками Договору про патентну кооперацію є 123 країни. Найактивніші користувачі системи РСТ — заявники із США, ФРН та Японії.

Відповіді на запитання підготовлені редакцією журналу за матеріалами ВОІВ

Питання охорони програмного забезпечення комп'ютерів активно обговорюються як на національному, так і на міжнародному рівні. Наприклад, у Європейському Союзі обговорювався проект директиви про патентоспроможність винаходів, пов'язаних з комп'ютером, з метою гармонізації тлумачення національних вимог про патентоспроможність таких винаходів, включаючи ділові методи, що здійснюються через комп'ютери. Ці дискусії свідчать про відмінність поглядів різних партнерів у Європі. Крім того, Інтернет порушує складні проблеми стосовно забезпечення дії патентів, оскільки охорона патентів забезпечується на державній основі і патентне законодавство кожної країни діє лише в межах її власних кордонів.

• Не всі види інновацій, пов'язаних із програмним забезпеченням, можуть одержати патентну охорону. Чи є патентоздатною Ваша інновація?

Щоб розраховувати на патентну охорону, винахід повинний відповідати декільком критеріям. Найбільш важливими для встановлення факту патентоздатності є: (і) винахід повинний складатися з патентоздатного об'єкта; (ii) винахід повинний бути промислово придатним (або в деяких країнах — корисним); (iii) він повинний бути новим (новизна); (iv) повинний мати винахідницький рівень (бути неочевидним); і (v) розкриття винаходу в патентній заявці повинне відповідати деяким стандартам за формою і суттю. Оскільки патентне законодавство застосовується до винаходів у будь-якій галузі технології без жодної дискримінації, то, щоб бути патентоздатними, винаходи, пов'язані з програмним забезпеченням, і винаходи, пов'язані з діловими методами, повинні також відповідати цим вимогам.

Стосовно інновації, пов'язаної з програмним забезпеченням, особлива увага має приділятися вимогам щодо патентоздатності об'єкта і винахідницького рівня (неочевидності).

По-перше, патент видається на «винахід», який може бути описаний як технічне рішення. Поки що немає міжнародно-визнаного визначення «винаходу» і, насправді, кожне національне законодавство дає свою відповідь на запитання про те, які об'єкти входять до сфери визначення терміна патентоздатний «винахід». Законодавство багатьох країн вимагає, щоб «винаходи» мали технічний характер або забезпечували рішення з використанням законів природи. Так, наприклад, прості економічні теорії, ділові методи, математичні методи або комп'ютерні програми як такі не є патентоздатними «винаходами». Оскільки в різних країнах ця вимога сформульована по-різному, потрібно звертати особливу увагу на той факт, чи охоплюється Ваш винахід, пов'язаний з програмним забезпеченням, патентоздатним об'єктом за відповідним патентним законодавством.

По-друге, щоб одержати патент, винахід не повинний бути очевидним для фахівця в цій галузі з урахуванням відомого рівня техніки. Недостатньо того факту, що заявлений винахід є новим, тобто він відрізняється від того, який існує в рівні техніки. Розбіжності між заявленим винаходом і існуючим рівнем техніки повинні бути істотними і важливими для винаходу. Тому швидше за все буде неможливим одержати патент на пов'язаний з програмним забезпеченням винахід, який просто замінює існуючі технічні і фізичні рішення такими ж рішеннями з використанням програмного забезпечення і комп'ютера, у тому випадку, якщо така заміна буде очевидною для середнього інженера, що працює у відповідній галузі техніки.

Ці пояснення можуть здатися Вам складними? На практиці досить важко виконати усі юридичні і технічні вимоги, необхідні для одержання патенту. Тому рекомендується, щоб Ви звернулися до фахівця в галузі інтелектуальної власності, який обізнаний у технічних і правових питаннях.

• Як захищаються авторські права на наукові твори?

Пунктом 3 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (із змінами від 11.07.2001р.) визначено: «Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі».
Таким чином, наукові ідеї, методи, теорії, відкриття тощо не захищаються авторськими правом. Натомість, авторським правом захищається форма вираження, втілення зазначених наукових ідей, теорій, методів, концепцій. Іншими словами, захищаються тексти наукових статей, монографій, дисертацій та ін. Виходячи з цього, науковець, який використав ідеї свого колеги, але втілив їх в іншу форму, інший текст, фактично не порушив норм авторського права, норм Закону. Тому конфлікти в науковому середовищі щодо незаконного запозичення і використання наукових ідей, теорій тощо лежать поза межами сфери авторського права.

• Якими видами (категоріями) майнових авторських прав може управляти
  організація колективного управління авторськими правами? Скільки організацій колективного управління може бути створено в країні?

ВОІВ у своїх рекомендаціях визначила категорії прав, стосовно управління якими може створюватися відповідна організація (управління публічними «малими» правами, управління механічними правами, управління правами слідування та інше).
Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (із змінами від 11.07.2001р.) (ч. 3 ст. 47) в Україні допускається створення окремих організацій для колективного управління певними категоріями авторських і суміжних прав. Разом з тим зазначений Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить обмежень щодо створення кількох організацій колективного управління однаковими категоріями прав.
З цього приводу слід зазначити, що рекомендації ВОІВ орієнтують країни на створення, як правило, однієї організації по управлінню аналогічними категоріями прав. Існування і діяльність двох або більше організацій, які управляють однією і тією ж категорією прав, може суттєво зменшити або навіть ліквідувати переваги та вигоди колективного управління правами (згадане видання ВОІВ, розд. V, п. «е»).
Створення та діяльність єдиної в Україні потужної, авторитетної серед авторів і організацій, що опікуються проблемами захисту авторських прав, організації колективного управління авторськими правами, якою є Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП), — позитивний фактор для сфери авторського права і суміжних прав в Україні.
Діяльність ДП УААСП не є проявом монополізму у цій сфері. Ч. 2 ст. 48 Закону визначено: «На діяльність таких організацій не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством».

• Що таке «сплячий репертуар» і від чого залежить розмір авторської винагороди?

Аналіз зборів авторської винагороди свідчить про те, що не всі автори однаково отримують авторську винагороду. Однією з причин цього є те, що не всі твори авторів популярні і використовуются. Такі твори складають «сплячий репертуар», тобто твори, які практично не виконуються. Зазначена проблема хвилює світові авторсько-правові організації, адже такі твори обтяжують документообіг в товариствах і між товариствами. З метою його спрощення і упорядкування, для стандартизації форм документів, якими обмінюються члени СІЗАК, створено електронну базу даних, яка вміщує оновлені списки творів. Це WWL — світовий перелік найбільш використовуваних (виконуваних) творів.
Зазначена проблема в діяльності Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП) призводить до того, що Агентство не може укладати і не укладає угоди з авторами, твори яких не виконуються (не використовуються).
Разом з тим автори популярних, визначних творів, виконання яких фіксується і документально підтверджується, отримують значні авторські гонорари.

На запитання відповідає Наталія МАКСИМОВА , заступник начальника юридичного управління Державного департаменту інтелектуальної власності,
м. Київ

• Підприємством було придбано виключну ліцензію на використання винаходу на території України на весь строк дії патенту на підставі ліцензійного договору. Чи може підприємство забороняти іншим особам використовувати винахід, якщо ліцензійний договір не зареєстрований у Державному департаменті інтелектуальної власності і цим договором не передбачене положення щодо захисту порушених прав власника патенту ліцензіатом?

Основоположні відносини, що стосуються розпоряджень майновими правами інтелектуальної власності, регулюються Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ).
Згідно із статтею 1114 ЦКУ ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі винаходу, та ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.
Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або ліцензійним договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.
Ліцензія видається на умовах, визначених взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства. У ліцензійному договорі визначаються, зокрема конкретні права, що надаються за договором, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, територія та строк, на які надаються права, інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
Тобто, якщо ліцензійним договором, згідно з яким надається право на використання винаходу, передбачене положення щодо захисту порушених прав власника патенту ліцензіатом, він має право вимагати припинення порушення прав власника патенту.
Такі самі положення містить і Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відповідно до статті 34 цього Закону вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

• Підприємством, на якому працює винахідник, 15 липня 2003 року була подана заявку на винахід, створений винахідником у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Підприємство уклало договір з винахідником про виплату винагороди. Чи може винахідник вимагати включити себе до складу заявників, оскільки 1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України, яким визначено, що майнові права на винахід, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив винахід, та фізичній чи юридичній особі, у якої він працює, спільно?

Згідно з частиною 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦКУ він застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.
Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦКУ, його положення застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. Тому, якщо заявку на винахід, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, подано до 1 січня 2004 р., то відповідно до статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на одержання патенту має підприємство, на якому працює винахідник, якщо інше не обумовлене укладеним між ними договором.
Спори щодо умов одержання винахідником винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

• Власник патенту на винахід — фізична особа хоче внести майнові права на винахід як внесок до статутного фонду господарського товариства. Чи можуть бути внесені майнові права на винахід до статутного фонду господарського товариства? У яких випадках проводиться оцінка майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності? Коли така оцінка є обов'язковою?

Згідно з частиною 3 статті 424 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору щодо застави та інших зобов'язань, а також використовуватись в інших цивільних відносинах.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про господарські товариства» вкладами учасників та засновників товариства можуть бути майнові права інтелектуальної власності.
Потреба в оцінці майнових прав інтелектуальної власності виникає, зокрема у разі укладання договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, укладання ліцензійних договорів, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи, зокрема господарського товариства, визначення збитків внаслідок несанкціонованого використання об'єктів інтелектуальної власності, оформлення кредитів під заставу, визначення вартості паїв учасників під час реорганізації та ліквідації підприємства.
Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні регламентується Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», а також в залежності від мети оцінки — Законами України «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність в Україні», «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про режим іноземного інвестування». Норми щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності містять також Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затверджена постановою правління Національного банку України, нормативно-правові акти Фонду державного майна України.
Статтею 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» встановлено перелік випадків, у яких проведення оцінки майна, в тому числі майнових прав інтелектуальної власності, є обов'язковою. Зокрема, що стосується господарських товариств, то така оцінка є обов'язковою у разі визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виведення) учасника або засновника із складу такого товариства.
Слід мати на увазі, що при іноземному інвестуванні Законом України «Про режим іноземного інвестування» визначено, що вартість іноземних інвестицій, що здійснюються у вигляді будь-яких прав інтелектуальної власності, повинна бути підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо (стаття 2 зазначеного Закону).
Під час укладання цивільно-правових угод вартість майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, зазвичай, визначається за домовленістю сторін.

Підприємство розробило і використовує у своїй діяльності дуже просту технологію переробки сировини. Вважаємо, що заявку на видачу патенту України на винахід подавати недоцільно, оскільки, на нашу думку, у разі порушення прав на винахід факт порушення важко буде довести. Тому технологію ми
охороняємо як секрет виробництва.

• Чи передбачена відповідальність за розголошення секретів виробництва?

Відповідь: Ті секрети виробництва, про які йдеться у запитанні, визначені Цивільним кодексом України (далі — Кодекс) як комерційна таємниця, яка є об'єктом права інтелектуальної власності, що має особливі властивості.
Відповідно до ст. 505 Кодексу комерційна таємниця — це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Відомості, які не можуть бути віднесені до комерційної таємниці, визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».
До комерційної таємниці можуть бути віднесені найрізноманітніші відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства. Зокрема, комерційною таємницею можуть бути і патентоспроможні рішення, які власник прав на них з певних причин не бажає оприлюднити і запатентувати у встановленому порядку.
Кодексом надається право особі, яка правомірно володіє інформацією, засекречувати її від широкого загалу і вимагати, щоб треті особи не використовували неналежні методи одержання цієї інформації. Це стимулює розвиток підприємницької діяльності, сприяє впровадженню конкурентоспроможних технологій.
Власник прав на комерційну таємницю сам визначає, які заходи він має вжити для збереження секретності інформації, адже строк правової охорони комерційної таємниці обмежується часом дії сукупності умов, що визначають інформацію як комерційну таємницю.
Власник прав на комерційну таємницю може використовувати всі не заборонені законом засоби щодо забезпечення секретності такої інформації. Це, зокрема:
— обмежений доступ до інформації (перелік осіб, що мають доступ, порядок доступу та умови припинення доступу до комерційної таємниці здійснюються згідно з рішенням власника прав на неї);
— введення пропускного режиму;
— спеціальний порядок оформлення, використання, обліку, зберігання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що визначена комерційною таємницею;
— зобов'язання працівників, які володіють відповідними відомостями в силу своєї службової діяльності щодо нерозголошення інформації. З цією метою до трудових договорів і контрактів з працівниками може включатися умова про збереження конфіденційності та відповідальності за її порушення;
— застосування технічних засобів, не заборонених законом, охорони приміщень, захисту телефонних переговорів від прослуховування тощо.
Відповідно до ст. 506 Кодексу майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.
Власник прав на комерційну таємницю має виключні права дозволяти використання комерційної таємниці та перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці.
Господарський кодекс України теж містить положення щодо захисту прав на комерційну таємницю. Згідно із ст. 162 особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки. Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право використовувати цю інформацію на свій розсуд.
Тобто, якщо інформація отримана зацікавленою особою законним шляхом, навіть без дозволу власника прав на комерційну таємницю, наприклад, у зв'язку з яким-небудь недоглядом останнього, ця особа порушником не вважається.
Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірне збирання комерційної таємниці, розголошення комерційної таємниці, схилення до розголошення комерційної таємниці, неправомірне використання комерційної таємниці є недобросовісною конкуренцією і тягне за собою накладання Антимонопольним комітетом України штрафів, передбачених цим Законом, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством. У статтях 16-19 цього Закону розкривається зміст таких понять як неправомірне збирання комерційної таємниці, розголошення комерційної таємниці, схилення до розголошення комерційної таємниці, неправомірне використання комерційної таємниці.
Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається здобування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).
Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомими у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).
Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомими у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).
Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.
Кодексом України про адміністративні правопорушення також передбачена відповідальність за порушення прав на комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 164-3 цього кодексу отримання, використання, розголошення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця — тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кримінальний кодекс України містить положення щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або незаконне використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та за розголошення комерційної таємниці:
— відповідно до ст. 231 умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, — караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років;
— відповідно до ст. 232 умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, — карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Консультант Вероніка БЕРЕЗАНСЬКА , помічник першого заступника директора з питань експертизи, ДП «Український інститут промислової власності», м. Київ

Комп'ютерні програми є об'єктом авторського права й охороняються як літературні твори у відповідності з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів від 24.07.71 р. (із змінами від 02.10.79 р.), Законом України від 23.12.93 р. № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 11.07.2001 р. № 2627-ІІІ (далі — Закон) та іншими чинними законодавчими актами, що регулюють питання, пов'язані з охороною та захистом прав на комп'ютерні програми.

• Коли виникає авторське право на комп'ютерну програму?
  Кому належать майнові та немайнові права на комп'ютерну програму?

• На сучасному ринку програмного забезпечення представлені
  комерційні та некомерційні (безкоштовні) комп'ютерні програми.
  Якими є характерні відмінності цих програм?

Чинне законодавство України не містить визначень понять комерційних або некомерційних комп'ютерних програм. З огляду на практику, що склалася у галузі інформаційних технологій, під комерційними комп'ютерними програмами розуміється програмне забезпечення, розроблене для бізнесу й одержання прибутку від його використання. Некомерційні комп'ютерні програми — це «вільне» програмне забезпечення, яке користувач може одержати безкоштовно та використовувати для будь-яких цілей. «Вільна» комп'ютерна програма — це програма, що підпадає під умови «вільної» ліцензії, тобто будь-якої ліцензії на програмне забезпечення, що гарантує користувачеві права та можливості використання програми для будь-яких цілей, доступ до програмного коду, будь-які дослідження механізмів функціонування програми, можливість використання механізмів (принципів) функціонування і будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача, можливість копіювання (тиражування) і розповсюдження копій програми, можливість зміни та вільного розповсюдження як оригінальної програми, так і зміненої, за тими ж умовами, під які підпадає й оригінальна програма.
Перелік та форма документів, що підтверджують правомірність використання кожної із комп'ютерних програм як комерційних, так і некомерційних, встановлюються автором комп'ютерної програми чи іншою особою, якій на законних підставах передане авторське майнове право на комп'ютерну програму, тобто правовласниками комп'ютерної програми.

• Які організаційні заходи захисту комп'ютерних програм передбачені
  в українському законодавстві? Які документи підтверджують правомірність діяльності заявників у галузі виробництва та (чи) розповсюдження програмного забезпечення?

На жаль, на ринку програмного забезпечення та комп'ютерної техніки в Україні мають місце випадки, коли суб'єктами господарювання програмне забезпечення, яке протиправно знаходиться в обігу (тобто з порушенням авторського права, податкового та митного законодавства), пропонується для придбання за цінами нижчими, ніж пропозиції легального програмного забезпечення (що пов'язано з «економією» на сплаті авторської винагороди, податків та митних платежів), і, як наслідок, зазначені суб'єкти господарювання успішно конкурують з легальними постачальниками.
Саме тому, до основних організаційних заходів, передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.02 р. № 247р, віднесені, зокрема заборона незаконної інсталяції нового програмного забезпечення та обов'язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення під час закупівлі комп'ютерної техніки.
На виконання зазначених заходів і згідно з планом реалізації Концепції, наказом Міністерства освіти і науки України від 8.01.03 р. № 8 був створений Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі — Реєстр), який веде Державний департамент інтелектуальної власності.
Внесення суб'єктів господарювання до Реєстру відбувається на підставі їхніх заяв і пакета документів, що підтверджують правомірність діяльності заявників у галузі виробництва та (чи) розповсюдження програмного забезпечення. Зазначені документи мають містити відомості про суб'єкта господарювання, які у сукупності можуть бути підтвердженням того, що заявник на легальних підставах виробляє та (або) реалізує програмне забезпечення на території України.
Достовірну інформацію про постачальників, які на законних підставах займаються розповсюдженням або є законними правовласниками програмних продуктів, і внесені до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, можуть отримати будь-які суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які вирішили придбати комп'ютерні програми. Для цього необхідно направити до Державного департаменту інтелектуальної власності запит про надання довідки стосовно реєстрації зазначених суб'єктів і дійсності такої реєстрації на час проведення закупівлі програмного забезпечення.

• Які рекомендації надає Державний департамент інтелектуальної власності при купівлі комп'ютерних програм у суб'єктів господарської діяльності?

Якщо суб'єкт господарювання, який є резидентом України, придбаває у нерезидента примірники комп'ютерних програми, то в такому разі використовується законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність.
Український продавець, який поширює програмне забезпечення іноземної компанії-правовласника, повинен укласти з нею угоду, яка надає йому право на таке розповсюдження. У цьому випадку, як правило, він набуває статусу офіційного постачальника (дистриб'ютора, дилера) такої компанії-правовласника.
Крім того, програмне забезпечення іноземного виробництва, що реалізується на лазерних носіях (CD-дисках) може знаходитись на легальних підставах в Україні лише за умови, що особа, яка ввезла CD-диск, має ліцензію на здійснення такого виду діяльності, як імпорт дисків для лазерних систем зчитування, чи придбала його у особи, яка має зазначену ліцензію. При проведенні купівлі доцільно вимагати у постачальника надання документів, що підтверджують законність знаходження цих дисків на митній території України відповідно до чинного законодавства (наприклад, копій ліцензії на імпорт дисків для лазерних систем зчитування, митної декларації на імпорт програмного забезпечення, що придбавається, зовнішньоекономічного контракту (договору) та специфікації до нього або інвойсу тощо).
Під час придбання програмного забезпечення, покупець повинен отримати від продавця не тільки комерційні документи, які сторони оформляють за такими угодами, а й документальне підтвердження ліцензійної чистоти програмного продукту, тобто авторські договори, ліцензійні угоди (договори, контракти) або інші правоустановчі документи, якими підтверджується наявність у продавця прав на розповсюдження комп'ютерних програми і в яких зазначаються дозволені способи їх використання. Форма та пакет таких документів встановлюються компанією-правовласником, або її офіційним представником, що розповсюджує такі програмні продукти.
Українські компанії-правовласники (розробники програмного забезпечення чи їх представники), яким належать авторські права на програмне забезпечення, згідно із ст. 31 Закону розповсюджують свої комп'ютерні програми, як правило, шляхом передачі прав на їх використання за договірною основою. Якщо програмне забезпечення вироблене в Україні та реалізується на лазерних дисках, то згідно зі ст. 3 Закону України від 17.01.02 р. № 2953-III «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови проставлення на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації спеціального ідентифікаційного коду.
Для запобігання придбання неправомірної програмної продукції рекомендується купувати комп'ютерні програми лише у офіційних дистриб'юторів та звертати увагу на наявність у продавця документів, що підтверджують ліцензійну чистоту програмного забезпечення та документів, що підтверджують законність знаходження програмного забезпечення іноземного виробництва, що реалізується на дисках для лазерних систем зчитування (CD-дисках) на митній території України.
Крім того, відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23.04.2000 № 1587-III в редакції Закону від 10.07.2003 № 1098-IV розповсюдження на території України комп'ютерних програм, а також їх прокат дозволяються лише за умови маркування примірників комп'ютерних програм контрольними марками із спеціальним захистом та інформацією, яка ідентифікує контрольну марку з відповідним примірником комп'ютерної програми.

Консультант Ірина ДАРМОГРАЙ , заступник начальника юридичного управління Державного департаменту інтелектуальної власності, м. Київ

• Підприємство, яке виготовляє продукцію для споживчого ринку на території України з перспективою експорту цієї продукції в інші країни, бажає зареєструвати знак для товарів і послуг до складу якого входить назва держави «Україна». Чи може підприємство зареєструвати знак для товарів і послуг до складу якого входить назва держави «Україна»?

Так, може. Питання використання назви держави «Україна» в знаку для товарів і послуг врегульоване чинним законодавством України. Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для включення до знака для товарів і послуг назви держави «Україна» необхідно отримати згоду відповідного компетентного органу, яким є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг (далі — Комісія). Комісія працює відповідно до Положення про Комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2003 року № 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2003 року за № 931/8252. До складу зазначеної Комісії входять провідні фахівці Державного департаменту інтелектуальної власності, Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету України з питань підприємництва та регуляторної політики.
У своїй діяльності Комісія керується законодавством України, зокрема Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг (далі — Правила), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2004 року № 175, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 березня 2004 року за № 334/8933.
Правила визначають умови надання згоди Комісією, встановлюють порядок подання та розгляду клопотань заявників про внесення позначення, що містить офіційну назву держави, до знака для товарів і послуг. При цьому, слід відмітити, що отримати згоду на використання назви держави «Україна» може тільки заявник, який є юридичною особою. Варто наголосити, що Комісія розглядає клопотання щодо використання назви держави «Україна», написаної літерами української та/або будь-якої іншої абетки, а також міжнародного коду України «UA».
Згода на внесення позначення, що містить назву держави, надається Комісією, якщо використання цієї назви як елемента знака не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності і моралі, сприятиме інтересам держави тощо. При розгляді клопотання Комісія також бере до уваги такі фактори, як тривалість діяльності заявника, розповсюдження його продукції чи послуг на території України та за її межами, естетичний вигляд позначення.
Яка ж процедура подання клопотання до Комісії та розгляду його Комісією? Підставою для подання клопотання є повідомлення ДП «Український інститут промислової власності» (далі — Укрпатент) про необхідність отримання згоди Комісії, після подання заявки на знак для товарів і послуг. Заявник або його представник надсилає клопотання до Комісії (на адресу Державного департаменту інтелектуальної власності). Відповідно до пункту 3 Правил до клопотання (яке складається українською мовою в довільній формі) додаються:
— копія повідомлення Укрпатенту про необхідність отримання згоди Комісії на використання назви держави «Україна» в знаку із обов'язковим доданням бібліографічних даних, що є невід'ємною частиною повідомлення;
— копії установчих документів та свідоцтва про реєстрацію особи, якої стосується клопотання;
— копія довіреності, що посвідчує повноваження представника на подання клопотання (якщо клопотання подається незаявником);
— лист від відповідного центрального органу виконавчої влади, який містить підтримку клопотання по суті, а також інформацію щодо діяльності заявника.
Якщо клопотання відповідає формальним вимогам, заявнику надсилається повідомлення про прийняття клопотання до розгляду. Строк розгляду клопотання становить 3 місяці від дати прийняття клопотання до розгляду. Якщо ж клопотання не відповідає формальним вимогам, заявнику надсилається повідомлення з пропозицією протягом двох місяців надати додаткові матеріали. При своєчасному наданні заявником затребуваних матеріалів строк розгляду клопотання відраховується від дати їх надходження до Комісії. Якщо ж в зазначений строк матеріали не надійдуть, клопотання вважатиметься відкликаним. Проте у разі необхідності за рішенням голови Комісії або за мотивованим клопотанням заявника строк розгляду клопотання може бути продовжено, але не більше, ніж на два місяці. Розгляд клопотання по суті здійснюється на засіданні Комісії, яка приймає рішення про надання згоди, про відмову в наданні згоди чи про запит додаткових документів.